李顺德：企业“走出去”的专利风险

内容提要:我国企业在实施“走出去”战略时很可能会遭遇一系列专利风险，包括地域性造成的风险、海外参展风险、以专利构筑的非关税壁垒、海关过境查扣的专利风险及美国“337条款”造成的专利风险。因此，企业要树立专利风险意识，设置专利预警机制，建立专利检索制度，完善应对风险措施，并通过自主创新从根本上解决问题。

关键词:外向性/专利/风险/创新

我国是世界制造大国。据统计，我国有700多类产品的产量居世界第一位，玩具占全球的70%，钟表占全球的70%，打火机占世界的70%以上，鞋类产品占全球的50%，DVD碟机一度曾经占全球的90%，彩电占全球的45%，家用空调机的生产占世界的32%，洗衣机占23%，冰箱占19%，纺织品服装贸易占全球的24%，自行车出口占世界60％以上，摩托车出口占全球的48％，我国水泥、钢铁、建材、造纸等行业的生产能力居世界第一[1]。10年来，伴随着我国企业实力的增强，其对外直接投资从10年前的27亿美元增加到2011年的746.5亿美元。

我国企业要“走出去”，谋求在海外发展是一个必然的发展趋势。在我国企业“走出去”的过程中，面临着各种知识产权的风险，特别是专利的风险是不可避免的，应该引起企业的重视，对于中小企业而言更是如此。

一、企业“走出去”面临的专利风险我国企业“走出去”面临的专利风险主要有以下几方面：

（一）地域性造成的专利风险

专利如同其他知识产权一样具有地域性。国内一些企业的产品在国内没有遇到专利侵权纠纷，但是一出口到国外就产生专利纠纷，被指控专利侵权，甚至被查扣、封存、责令赔偿。其根本原因就是由于不了解专利的地域性。各国专利制度存在差异，作为一个外国企业的智力成果在我国没有申请专利、取得专利保护，不等于在其他国家也一定没有申请专利、取得专利保护。特别是对于一些仿制外国的产品，更是如此。有些企业不知道这一常识，才吃了大亏。

（二）海外参展的专利风险

国内企业到海外参展是我国企业走向世界的重要步骤之一，同样存在专利风险，特别是到欧洲去参展，风险更大一些。2006年在法国巴黎举办的世界制药原料展览会上，2007年、2008年在全球最具规模和影响力的信息及通讯技术博览会――德国汉诺威Cebit电子展会上，2008年在国际消费类电子产品大展――德国柏林IFA展会上，我国多家参展企业被以“可能涉嫌侵犯专利权”为由多次遭遇主办国海关突袭查抄，多款参展产品被没收，理由是“可能侵犯专利权”。[2]

（三）专利构筑的非关税壁垒风险

以专利构筑的非关税壁垒往往是与标准捆绑在一起的。现在，我国在一些对技术含量要求不高的小商品、小家电、玩具、日用百货品等领域的制造业中，已经具备了相当先进的开发能力和设计水平，许多产品（例如打火机、服装、鞋、玩具等）的“来样加工”，已经改为ODM（“定设计加工”），即直接委托我国的企业设计、制造、加工，或者直接从我国企业已经设计好的产品中选样，进行定牌加工。以打火机为例，由于我国设计的打火机五花八门、品种繁多，使人看见以后爱不释手，以至于使欧盟专门为此制定文件，严格限制打火机的花色品种设计[3]，且要求必须加装“儿童安全锁”。而“儿童安全锁”的专利技术大多是属于欧洲一些公司的。

从2002年开始，欧盟开始准备模仿美国制定打火机安装儿童安全锁法案（CR法案）。2006年7月，欧盟在官方公报上公布的《要求成员国采取措施以保证在市场上销售的打火机具备防止儿童开启装置并禁止新奇打火机销售的第2006/502/EC号欧委会决定》规定，欧盟市场上的打火机必须加装防止儿童开启装置，禁售新奇打火机。所有外形与其他物品类似，且普遍被认为容易吸引儿童或为儿童设计的打火机应当被禁止，包括外形上类似卡通人物、玩具和食物等形状的打火机，也包括可发出音乐、可闪光或有移动部分的打火机。

2008年、2009年、2010年、2011年，欧盟持续延长了这一规定的执行，成为限制我国打火机进入欧洲市场的重要非关税壁垒。

与欧盟打火机的CR法案非常相似的是美国、加拿大的彩电案，在彩电生产、销售方面提出加装儿童安全锁的标准，与其相关专利相捆绑，用以限制我国彩电产品向美国出口。2007年3月1日，美国开始强制推行ATSC（美国先进电视制式委员会）数字电视标准，对美出口彩电要支付高达23美元/台的专利费，包括一些在模拟电视时代就已经开始征收的专利费和数字电视专利费。被ATSC纳入数字电视标准的还有汤姆逊公司的多项数字电视的核心专利技术，以及汤姆逊已经转让给日本平板电视厂商的500项专利，还有日本索尼公司的核心专利技术、日本日立公司相关的专利、美国Sun公司关于数字电视中间件的专利等[4]。类似于美国ATSC标准的欧洲DVB-T标准，同样纳入相当多的专利，也开始向我国彩电企业收专利费。

上述专利费的收取，使我国企业面临成本大幅上涨的压力。据有关报道，我国彩电企业每年支出的专利许可使用费大约在10亿美元左右。我国彩电企业利润率仅为1.7%。每年只有30亿元人民币（折合不到5亿美元）利润。

（四）海关过境查扣的专利风险

近些年来，发生了多起欧洲国家海关对过境转运的印度生产的仿制药进行查扣的案件，值得关注。印度生产的仿制药在印度是合法的，在出口目的地的拉丁美洲发展我国家这些药品也是合法的，而在过境转运的欧洲国家由于处于专利保护之下，被专利权人视为“未经许可”生产、构成侵权，因而要求海关进行查扣。欧盟国家海关的这种保护措施，显然是超过《TRIPS协定》基本要求的。在2011年10月通过、尚未生效、充分体现发达国家意愿的《反假冒贸易协定》（ACTA）已经有同样的规定。因此，我们的企业，应该充分注意、重视、防范这种由海关过境查扣引起的专利风险。

（五）“337条款”造成的专利风险

美国从1972年4月4日发起第一起“337调查”开始，对我国大陆地区“337调查”始于1986年（有关我国皮毛和皮大衣），涉案产品涉及的行业比较集中，主要有电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工业、皮革工业。60%以上的案件针对机电产品。美国从1972年～2012年10月31日“337调查”达860起，涉及我国大陆企业达到153起。2010年，38家被诉至ITC的我国企业中，有30家选择了应诉。据统计，从2002年至2012年9月底，我国企业已遭遇“337调查”近140起，其中90%涉及专利，我国已连续10年成为“337调查”的主要对象。

二、如何应对海外的专利风险

（一）树立专利风险意识

企业要想正确应对海外的专利风险，首先必须树立专利风险意识，应该充分重视防范专利风险，应该充分了解、熟悉海外专利制度和规则，特别是出口产品的目的地和转运地的专利制度和规则。如前所述，由于地域性的原因，各国和地区的专利制度存在差异，无视这种差异，往往会使企业陷入非常被动的境地。

除了地域性带来的专利风险以外，还必须重视海外参展的专利风险。2009年2月，国家知识产权局、外交部、工业和信息化部、司法部、商务部、工商总局、版权局、新闻办、贸促会9部门联合发出了《关于加强企业境外参展知识产权工作的通知》，就我国企业到国外参展应对知识产权纠纷提出10点意见[5]。企业应该认真学习贯彻这一通知，积极防范到海外参展的专利风险。

企业还需要重视外国企业以专利构筑的非关税壁垒风险。在我国企业向外出口的产品中，往往会采用一些国际标准、外国标准或外国企业的标准，这些标准中往往会包含或者涉及一些外国的专利。如果没有事先取得这些专利实施的许可，在产品中就采用了相关的标准，不仅会造成专利侵权的直接后果，而且会成为外国企业封杀我国产品向国外出口、进入外国市场的充分、合法的依据。

企业也需要充分重视出口产品海关过境查扣的专利风险。过去，我们一些企业出口产品，往往只注意对该产品进口国知识产权法律环境的研究和分析，而忽视了对出口产品过境转运地知识产权法律环境的了解，这一漏洞必须补上。

美国市场是世界上最为重要的国际市场之一，是我国企业进军海外的主要目标。对于正在开辟和准备打入美国市场的我国企业而言，更应该重视美国“337条款”形成的专利风险，做好相应的准备，这一风险是实实在在存在的。

（二）完善应对风险措施

1.设置专利预警机制

企业要想正确应对海外的专利风险，应该设置自己的专利预警机制，争取做到未雨绸缪、防范在先、有备无患。

2.建立专利检索制度密切结合本企业的产品和相关技术领域，建立专利跟踪、检索制度，定期进行相关领域的专利文献检索、分析，是企业设置自己专利预警机制的基础和条件。

3.充分利用专利制度

外国企业利用专利制度制约、限制我国企业走向海外，我国企业也应该学会利用专利制度加快走向海外的步伐，天津海鸥集团为我们树立了榜样。

2008年的巴塞尔钟表展上，海鸥表送展的双陀飞轮遭遇了一场专利侵权纠纷，某家瑞士公司指控其关键部件的差动结构抄袭该公司的专利设计，限时海鸥表方面提供“并非抄袭”的证据，否则将面临“当即清场、来年不允参展”的惩罚，还会招致诉讼方的索赔。虽经有关方面鉴定表明，海鸥表并没有侵犯人家的专利[6]，但是这一指控引起海鸥集团的高度警觉，他们立即成立了专门的知识产权委员会，随后几年科技投入占销售收入的比重都在7.5%以上，并于2009年和2010年分别在瑞士、我国完成“陀飞轮不锈钢袖扣饰品”专利注册。截至2011年底，海鸥表的12个系列、3000多个品种、600余个款式，向国家知识产权局申请专利461件，拥有知识产权的产品达到80%以上[7]。从2008年起，海鸥手表4年间年年在海外遭到瑞士制表厂商发起的、围绕着“海鸥”高端产品“陀飞轮”手表的知识产权诉讼，海鸥集团已经获得“四连胜”[8]。事实证明，学会充分利用专利制度，对于企业走向海外至关重要。

4.积极应诉专利侵权指控

企业在海外遭到专利侵权指控应该怎样应对？江苏盐城捷康公司作出很好的回答――审时度势，积极应对是唯一正确的选择。

2007年4月，英国泰莱科技公司和美国泰莱三氯蔗糖公司，向美国国际贸易委员会提起了针对5项专利的“337调查”申请，指控我国的3家三氯蔗糖生产企业和国内外贸易商等25家被告侵权。这5项专利涉及到50多项权利要求，核心权利要求也就是四、五项，再分析，就一项。盐城捷康公司本是这起调查的案外人，因为具有自主知识产权，决定主动申请加入“337调查”。2009年4月6日，这起侵权案以中方胜诉落幕。根据双方递交的证据资料和法庭的答辩，美国国际贸易委员会作出裁决：捷康公司及我国三家被诉企业的生产工艺并不侵犯泰莱公司的专利权。盐城捷康公司整个应诉过程近两年时间，投入人民币2000多万元，由一个名不见经传的新公司一下跃居为全球同行业第二。捷康公司充分利用“337调查”的事件，把它作为一个投资，得到了丰厚的回报[9]。

（三）充分发挥行业协会的作用

应对海外知识产权风险，特别是专利风险，往往需要相当多的人力、物力，对于一个企业，特别是中小企业，往往会感到心有余、力不足。如何解决这一难题，“无汞碱性电池专利案”给我们提供了很好的经验。

2003年6月，国内长虹电池、南孚电池、广州虎头电池等8家电池企业，因涉嫌侵犯美国劲量公司和永备公司的无汞碱性电池专利而遭到“337调查”。经过持续15个月较量，ITC作出终审裁决，推翻了行政法官做出的初裁，认定美国劲量公司关于无汞碱性电池的专利无效，这是ITC近30年来第二次推翻行政法官的初裁，做出原告专利无效的终裁。我国企业之所以能够取得这一案件的完胜，中国电池行业协会的介入功不可没。正是由于电池行业协会的介入，充分发挥了行业协会的优势，有效组织了全行业的人力、物力集体应诉，有力保障了应诉的成功。

建议有关企业结合各个行业的特点，完善应对知识产权风险的措施。在这一方面，政府应该承担义不容辞的政策引导责任，行业协会组织应该积极作为，具体协助、组织、支持相关企业应对知识产权风险。

（四）根本在于自主创新

企业应对“走出去”面临的知识产权风险，特别是专利风险，最根本的出路在于自主创新，创造自己的知识产权，