朱工宇：美国公司并购模式分析

为达成自身之知识产权战略，除进行研发、申请或购买专利、签订专利许可协议外，高科技企业也可通过直接并购目标公司之方式获得该公司之专利。但在某些情形下，因目标公司为并购公司之竞争者，其基于商业考虑，并不愿与并购公司谈判交易。此时，并购公司可以考虑转而并购另一家已取得目标公司之专利许可的公司，藉以达到同样实施该专利之目的。公司若欲达成此策略性并购目标，就必须重视防范相应之法律风险。以美国法为例，联邦最高法院曾于Troy Iron＆Nail Factory v. Corning案[55U.S.193 （1852）]（Troy案）中表示，专利许可协议对被许可人而言具专属性，除非契约另有规定，不得转让。此外，专利许可协议中往往订有禁止转让条款。因此，公司之并购是否构成许可协议之转让而被禁止，是必须厘清的法律问题。关于高科技企业并购目标公司后，是否得以维系后者原有之专利被许可人地位并实施其专利的问题，现就美国之法律实践加以分析，期能为我国的司法审判及企业实务提供参考。

一、专利许可协议转让之一般原则及其例外

美国法院审理有关专利许可协议转让的案件，最早可追溯至十九世纪中期。其由Troy案所确立的早期立场认为，专利许可协议原则上不得转让。这是知识产权具有垄断性的重要衍生表现之一。我国专利法第十一条、第十二条的规定，即体现了同样理念。

尽管当时盛行法律形式主义，美国法院仍于专利许可协议不得转让之原则下，逐渐创设了数种例外情形。据学者归纳，主要有如下三种：专利许可协议特别约定允许转让；专利权人同意转让；新企业概括承受旧企业之资产。[1]其第三种例外，系联邦最高法院在Lane＆BodleyCo.v. Locke案[150 U.S.193 （1893）]（Lane案）中确立。法院认为，纵使原本之默示专利许可协议中并未约定其具有可转让性，原告亦未另行明示同意得将之转让，该协议仍可由新企业概括继承，而不受专利许可协议具有专属性不得转让的原则性限制。法院采纳该主张之原因，在于可促进效率并以最小交易成本使旧企业之资产顺利转移至新企业。学者曾指出，针对目标公司所持有的个别财产，并购公司无须分别进行所有权转让之行为；至于目标公司所享有的特定契约上的权利，在契约并无限制转让或变更控制权的情形下，亦无须另行取得第三人之同意；于并购完成时，存续公司即得概括承受目标公司的所有资产。[2]由此似可得出结论，基于其概括承受效力，公司并购属于专利许可协议原则上不得转让之例外。然而，事实远非如此简单。关键问题在于，并购行为所生之法律效力，在性质上是否属于一般合同法上所称之转让？答案若为肯定，则并购公司依然不能合法藉由并购取得专利许可并加以实施。答案若为否定，则不须讨论专利许可协议是否发生转让，亦不必讨论专利许可协议是否具有可转让性，并购公司似可合法取得专利许可协议约定之权利，且不须另获专利权人之同意。该议题之核心在于，若专利许可协议中订有禁止转让条款，则并购行为所产生的法定概括承受效力，在合同解释上是否属于转让而导致违约？显然，这是个无法回避的问题。

目前，美国联邦法院及各州法院对此尚无一致见解。因此，高科技企业若欲藉并购以获得并维系目标公司之被许可人地位，从而继续实施该专利许可，在策略上首先须评估不同并购型态对专利许可协议转让效力的影响，其次必须审视该专利许可协议的实际内容，确定是否订有禁止转让条款。唯有了解不同并购模式对禁止转让条款的具体影响，方能避免并购后可能产生的法律纠纷，或可在涉讼时援引适当之主张加以抗辩。

二、不同并购模式下之专利许可维系状况分析

严格而论，并购是学界或商界，对于不同企业间经由各种方式来转让资产、控制权或经营权的一种经济行为的统称，并非某一特定内容或特殊型态之法律行为。广义而言，举凡公司合并、营业受让、股份取得、资本合作及营业合作等，皆属并购之定义范围；狭义而论，则不包括资本合作及营业合作等活用企业外部资源之行为，而仅指公司合并、营业受让及股份取得等三者。实则不论其系广义或狭义，基本仍可分为并、购两种，即以法定之合并方式完成企业结合者为“并”，而以购买股权或资产之方式完成企业结合者为“购”。

就合并、资产交易、股权交易这三种并购的一般形态而言，合并又可分为吸收合并与新设合并；股权交易又可分为股权收购与股权置换。并购的特殊形态，则有正向三角合并、反向三角合并及事实合并。

（一）目标公司消灭之并购模式

若采新设合并或吸收合并，并购公司可作为新设公司或存续公司，概括承受已消灭之目标公司的权利与义务；若采正三角合并，则并购公司成立的子公司亦可概括承受已消灭之目标公司之权利义务。对此等以目标公司作为消灭公司的并购模式，鉴于目标公司因合并而归于消灭，并购公司或其所成立之子公司似得以因法定概括承受的效力取得目标公司的专利许可协议。然而，联邦第六巡回上诉法院在涉及吸收合并的PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus.Corp．案[597 F.2d 1090 （6th Cir. 1979）]（PPG案）中明确重申第七巡回上诉法院于Unarco Indus., Inc. v. Kelley Co., Inc.案[465 F.2d 1303 （7th Cir. 1972）]（Unarco案）中所持之见解，即依专利法的规定及其立法目的，专利许可协议对被许可人具有专属性，除符合例外之情形外，原则上不具有可转让性。

PPG案之关键争点，在于被告抗辩认为其之所以能够合法取得该专利许可协议，系基于合并所生的法定概括承受导致契约发生法定的转让，与一般实体法所称之转让不同。对此，法院并不赞同，遂进一步指明，因合并所生之法定概括承受仍属转让之一种，并不会因其未经专利许可协议当事人一方之特定的法律转让行为而有所不同。易言之，通过此一概括承受效力取得目标公司的专利许可，在法律上等于是经由转让行为，而受让该专利许可协议并取得被许可人之地位。因此，公司欲通过此类并购模式取得目标公司之专利许可，原则上属被禁止之行为，将遭遇潜在的法律风险，可能导致目的落空。

值得注意的是，罗德岛州地方法院在涉及事实合并的Synergy Methods, Inc. v. Kelly Energy Systems Inc．案[695 F.Supp. 1362 （D.R.I. 1988）]（Synergy案）中提出了所谓的不利影响标准，并引述加州地方法院于Trubowitch v. River-bank Canning Co．案[30 Cal. 2d 335 （1947）]之意见加以说明：“倘转让仅因公司所有权法律形式上的改变而发生，则该转让之有效性，须视其是否影响契约当事人的利益，而此利益原系受到契约之不可转让性所保护。”[3]换言之，当所采之致目标公司消灭的合并行为，仅使其公司所有权形式发生变更，而实际上控制目标公司股份的股东仍维持高度同一性（最典型的就是并购公司拟并购之目标公司本即为其控股之关联子公司），且公司之其他市场实质竞争经营要素均维持延续，此时，合并前之许可协议当事人的权益未受负面影响，故不构成禁止转让之违反。

（二）目标公司存续之并购模式

当采吸收合并、反三角合并及股权置换等并购模式时，目标公司可在并购后存续。若采吸收合并，则可由并购公司股东转而持有目标公司因合并所配发之新股，并使合并后之目标公司存续；若采反三角合并，则可使目标公司成为并购公司之子公司，并将并购公司所持有之子公司的股票转换成目标公司之股票；若采股权置换，则可以发行新股之方式取代现金，进而取得目标公司的股权，从而使目标公司成为并购公司百分之百持股的子公司。这几种并购模式，与前述目标公司消灭之并购不同。特别是采反三角合并及股权置换时，目标公司虽成为并购公司之子公司，但仍为独立之法人，其专利许可协议之被许可人地位并未改变。并购公司似可利用控制目标公司之全部股权的方式，期得以享有许可协议之权利，回避前述兼并后目标公司消灭型态中因概括承受效力导致许可协议发生转让而被禁止的不利后果。事实上，反三角合并在近年曾一度被认为是规避禁止转让条款限制的最佳并购模式。[4]但这亦未必可以如愿，盖加州地方法院在SQL Solutions, Inc., v.Oracle Corp．案[1991 WL 626458 （N.D. Cal. 1991）]中明确表示，依加州法院此前对类似案件所持见解，若目标公司之股份控制权发生根本性变动（本案涉及之反三角合并即如此），就会使其财产和契约上权利发生转让的法律效果。法院更再援引PPG案及Unarco案的见解，重申专利许可协议对被授权人具有专属性。可见，目标公司存续之并购模式依然可能构成专利许可协议的转让而违反禁止转让条款，或因抵触联邦法院认为专利许可协议不具转让性的判例而被禁止。

（三）股权收购

若采股权收购，则目标公司之专利许可于并购后依然归其所有且其仍为被许可人。并购公司可通过交易，取得目标公司之过半或比例足以控权的股权，以选任董事、于股东会行使表决权之方式，掌控公司之经营权或影响其经营决策，从而达到运用系争专利许可之目的。对于股权交易是否构成专利许可协议的转让，目前美国尚无太多案判可供参酌，然依PPG案之另一重要见解，公司控制权未根本改变之股权收购，与引发概括承受效力的合并不同。股权收购导致之公司控制权改变，不致引发专利许可之转让，并不违反目标公司许可协议中的禁止转让条款。[5]除非该禁止转让条款中特别载明所谓的控制权改变亦属于禁止转让之行为。[6]因此，一般而言，只要确认许可协议中并无特别载明禁止股权收购的相关约定，公司可采取这一法律风险较小的模式来达成策略性并购之目的。

（四）资产交易

资产交易之并购模式，如系直接以目标公司的专利许可协议为并购之标的，系争标的必然发生转让之效果，故一般都会被直接禁止。此外，须特别注意，即使并非直接以系争许可协议为标的，因美国法院曾于前述Synergy案中判定，资产交易可能构成所谓的“事实合并”，此时，其概括承受之效力可能被认定为构成专利许可之转让，故依然存在较大风险。Synergy案采纳了学者Clark的“事实合并理论”。所谓事实合并，是指依相关判例法原则，特定的公司交易虽在技术性法规中并不被视为合并，但在功能上却将其视为与合并具有相同效力。[7]法院明确指出，资产交易一旦具备下列四要件，即属合并，具有概括承受效力：当并购公司继续雇用目标公司的重要员工；当并购公司与目标公司的所有权主体相同；当并购公司利用收购的资产继续经营原目标公司的业务；当目标公司停止其原本依赖该被收购资产所经营的业务。因此，若欲通过此方式取得专利许可，就必须特别查证系争专利许可协议是否订立禁止转让条款。若有，其效力如何？同时须加谨慎规划，以免被判定为事实合并而承担不确定的法律风险。